Ochranné známky a jejich způsobilost zápisu

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), který naposledy v lednu 2019 prošel významnou novelizací, zejména co se týká bdělosti vlastníků již zapsaných ochranných známek, řeší ve svém § 4 výčet absolutní zápisné nezpůsobilosti ochranné známky.

Judikatura vrcholných soudních institucí je v tomto ohledu poměrně reprezentativní a bohatá, a určitě stojí za to si některá určující rozhodnutí připomenout, neboť i díky nim můžeme získat představu o tom, jak úspěšně ochrannou známku zapsat.

Rozlišovací způsobilost a zaměnitelnost ochranných známek

Rozhodující pro posouzení příp. zaměnitelnosti ochranných známek je hledisko průměrného spotřebitele. Základní podmínkou ze strany přihlašovatele je tak pro zápis dané ochranné známky prokázat a doložit, že přihlašované označení je pro běžného spotřebitele natolik disktinktivní (rozlišitelné), aby se vyloučila jeho záměna s jiným označením, resp. s jinými výrobky či službami téhož nebo podobného druhu, které jsou obvykle nabízeny na stejném prodejním místě. Průměrný spotřebitel s průměrnou pamětí a smyslem pro detail zpravidla nemá možnost okamžitého vzájemného porovnání více označení či výrobků, a proto porovnává jen obrazem, či vjemem v paměti.

V projednávaném případě [1] šlo o kolizi přihlašované ochranné známky destilátu „BierBrand B. T. Carpe Diem“ mimo jiné pro třídu 33 (alkoholické nápoje, pálenky a destiláty) a již dříve zapsané známky piva „Carpe Diem“ ve třídě 32 (kam vedle osvěžujících a energetických nápojů, spadají zejména piva). Vlastník již zapsaného označení argumentoval zaměnitelností výrobků spadajících do kategorie alkoholické nápoje skrz společně obsažený prvek „Carpe Diem“. Naopak přihlašovatel poukazoval na jednoznačnou rozdílnost díky první části známky v podobě slovního spojení „BierBrand B.T.“

Pražský městský soud nakonec dospěl k názoru, že ochranné známky jsou pro průměrného spotřebitele zaměnitelné, neboť v obou případech jde o alkoholické nápoje a slovní prvek „BierBrand B.T.“, je pro spotřebitele natolik nedistinktivní, aby u něj vyloučila možnost záměny s již existujícím označením.

Poučením z této kauzy je tak především skutečnost, že ani ochranná známka skládající se hned z několika slovních prvků, z nichž v kolizi s jinou ochrannou známkou mohou být jen některé z nich, nezaručí její bezproblémový zápis, pokud nekolizní část jejího označení není pro průměrného spotřebitele dostatečně rozlišitelná (jedinečná pro daný výrobek či službu).

Před podáním přihlášky k zapsání nové ochranné známky je více než vhodné, aby přihlašovatel provedl důkladnou rešerši a průzkum v dané obchodní oblasti a vzal v potaz existenci již zapsaných známek s možností kolize.

Zápis vulgárního výrazu do rejstříku ochranných známek

Ačkoli jsme v poslední době, zejména v médiích, svědky mírně řečeno nemístných projevů některých jednotlivců, (vrcholných představitelů státu bohužel nevyjímaje), neznamená to, že takové projevy mohou získat veřejnoprávní ochranu formou jejich zápisu do rejstříku ochranných známek. Zákon ve svém shora uvedeném § 4 písm. f) uvádí zápisnou nezpůsobilost ochranné známky také v případě, kdy by označení bylo v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy.

Předmětem soudního projednávání před Pražským Městským soudem byl případ [2], kdy se přihlašovatel domáhal zápisu ochranné známky „posranej život“. Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ji odmítnul zapsat právě pro rozpor s dobrými mravy, neboť slovní prvek „posranej“ je obecně vnímán jako vulgární a hanlivý výraz [viz § 4 písm. f) zákona], přestože jej občas vypustí z úst většina z nás, jak ostatně Úřad sám připustil. Nicméně ani tento fakt nemůže převážit nad ochranou morálních zásad a hodnot společnosti, a to zejména z pohledu výchovy dětí, které by tím mohly získat (další) nevhodný příklad narušující nebo deformující jejich budoucí vnímání společenských hodnot.

Přihlašovatel argumentoval seriózním celostátním projektem, který probíhal jak na stejnojmenné webové adrese, tak v rámci vysílání jednoho regionálního rádia a jeho smyslem bylo sdílení negativních životních zkušeností a zážitků mezi uživateli internetu a posluchači rádia. Projekt byl zaměřen především na mladé lidi, a proto bylo podle jeho autorů vybráno toto označení záměrně, aby specifikovanou skupinu oslovil a zaujal.

Soud se však s argumentací přihlašovatele neztotožnil, naopak za svou plně převzal argumentaci Úřadu, kterou označil jako vyčerpávající. Nadto jen poznamenal, že ochrannou známku nelze vnímat pouze v souvislosti s daným projektem, ale z hlediska široké veřejnosti (slušně vychovaných spotřebitelů), která by s ní potencionálně mohla přijít do kontaktu a která by ji oprávněně vnímala jako vulgární, nevhodnou a narušující či deformující jejich vnímání společenských hodnot.

Mnohokrát zapsaný slovní prvek ochranné známky a hledisko průměrného spotřebitele

Jeden z dalších zajímavých případů, který se dostal až k Nejvyššímu správnímu soudu [3] se týkal kolize zápisu kombinované ochranné známky ve znění „QuickBurger Restaurant“ s dříve zapsanými známkami ve znění „Q Quick“ a „Quick“. Úřad, stejně jako následně Krajský soud kolizi ochranných známek odmítli s tím, že slovní anglický prvek „quick“ je v ČR běžně užívané slovo, jehož význam zná většina průměrných spotřebitelů, a navíc jej obsahuje než více než 70 již zapsaných ochranných známek. Tento slovní prvek je tak pouze popisný ve významu „rychlý“ (rychlé občerstvení) a nepředstavuje tak originální fantazijní část ochranné známky, která by ji měla od ostatních odlišovat.   

Nejvyšší správní soud se však s tímto odůvodněním neztotožnil, a naopak argumentoval tím, že slovo „qiuck“ se v ČR v souvislosti s občerstvením nepoužívá, na rozdíl od slova „fastfood“, a jde o cizojazyčný výraz, který může mít nízkou rozlišovací schopnost pouze v anglicky mluvících zemích. Nejvyšší správní soud rovněž nepřijal domněnku krajského soudu o popisnosti a malé distinktivitě slova „quick“ z důvodu mnohačetných zápisů ochranných známek s tímto slovním prvkem. Mnohost zápisů dané známky je podle NSS ze strany průměrného spotřebitele irelevantní, neboť tento si v rejstříku známek běžně nevyhledává. Nadto množství zápisů téže známky nic nevypovídá o tom, že jde o ochranné známky, které jsou skutečně využívány pro výrobky a služby pro které jsou v rejstříku zapsány, ani o tom, zda zapsaná označení obstála v námitkovém řízení či řízení před soudem, nebo jejich zápis prošel jen díky pasivitě ostatních vlastníků příp. kolizních známek.

Ochranná známka a zaregistrovaná internetová doména

V tomto případě Úřad zamítnul zápis ochranné známky www.iadvokat.cz z důvodu nedostatečné identifikace konkrétního poskytovatele (subjektu) služeb. Podle názoru Úřadu [4] není spotřebitel schopen jednoznačně rozlišit služby pocházející od přihlašovatele výše popsané ochranné známky a pravděpodobně se bude domnívat, že se jedná o služby obecně související s advokátní/právní činností poskytované na internetu, aniž by toto označení chápal jako individuální ochrannou známku, tedy konkrétní sdělení o původu poskytovaných služeb. Takové označení tak neplní pro tyto služby svou funkci.

Přihlašovatel v rámci své argumentace odkazoval na jinou, podle něj velmi typově podobnou, již zapsanou ochrannou známku ve znění „e-arbiter“ na základě čehož očekával bezproblémový zápis své ochranné známky. Nicméně toto nelze považovat za „ustálenou praxi Úřadu“ a tím jakési prokázání nároku na zápis přihlašovatelovy známky, neboť každou ochrannou známku je potřeba posuzovat vždy individuálně a významný vliv mohou mít i nepatrné rozdíly. Zápis konkrétních označení do rejstříku ochranných známek proto zpravidla nezakládá legitimní očekávání přihlašovatelů, tj. ani v případě zdánlivě podobných typů ochranných známek nelze očekávat jejich jednoznačný zápis.  

Pro Úřad zůstal rovněž irelevantní argument přihlašovatele, že má zaregistrovány související internetové domény www.iadvokat.cz, www.iadvokat.eu a www.iadvokat.hk. Internetové domény nejsou průmyslovým právem, které by se zákonem upraveným způsobem zapisovalo do určitého rejstříku. Jedná se o smluvně získané právo soukromoprávní povahy a v podstatě lze zapsat jakoukoli kombinaci znaků a čísel, pokud ještě tato není zaregistrována. Naproti tomu zákonná úprava pro ochranné známky klade na zapisovaná označení jisté striktní požadavky (viz § 4 -7 zákona).

Stejný názor jako Úřad měl následně Pražský Městský soud, Nejvyšší správní soud i Ústavní soud.

Závěr

Na základě několika výše vybraných příkladů ze soudní praxe zápisné způsobilosti ochranného označení proto můžeme učinit tyto důležité závěry:

• Kolize, byť jen menší části několikaslovní ochranné známky, může vyvolat její zápisnou nezpůsobilost.
• Vulgární označení (jakkoli většinovou společností běžně užívané) nemůže získat veřejnoprávní ochranu zápisem do rejstříku.
• Mnohost zápisů vybraného slovního prvku není dostatečným argumentem pro zápis takové ochranné známky.
• Zápis každé ochranné známky je potřeba posuzovat vždy individuálně, přičemž drobné detaily mohou mít zásadní význam.
• Zápis konkrétních označení do rejstříku ochranných známek zpravidla nezakládá legitimní očekávání ostatních přihlašovatelů

[1] Rozsudek Městského soudu v Praze, ze dne 23. 2. 2006 sp. zn. 11 Ca 175/2005-58

[2] Rozsudek Městského soudu v Praze, ze dne 19. 11. 2014 sp. zn. 9 A 243/2011-38

[3] Rozsudek Nejvyššího správního soudu, ze dne 27. 5. 2014 sp. zn. 6 As 43/2013-68

[4] Usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 2912/15-1, Rozsudek Nejvyššího správního soudu, ze dne 29. 7. 2015, sp. zn. 9 As 23/2015-29

Autor: JUDr. Ing. Petra Gříbková, zdroj: Právní prostor